Uma empresa de Porto Velho (RO), que atua no ramo da comercialização e locação de maquinários de obras, conseguiu reverter uma decisão que a condenava a se abster de usar seu nome empresarial e também a pagar indenização no valor de R$ 45 mil, além de lucros cessantes a uma construtora e locadora de maquinários de Cuiabá, que detinha o registro da marca.
A reforma da decisão de primeiro grau (uma ação de abstenção de uso indevido de marca registrada com indenização por danos materiais) foi obtida junto à Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), que, por unanimidade, proveu o recurso.
Em sua apelação, a empresa rondoniense argumentou que fazia uso do nome empresarial desde 2007, em Porto Velho, ou seja, sede diversa da empresa que entrou na Justiça, que fica em Cuiabá. Além disso, destacou que sua atividade econômica também é diferente da outra parte e que não tinha conhecimento do registro de marca pela outra empresa.
Argumentou ainda que não houve confusão entre os consumidores, nem prejuízo efetivo, e que a atuação empresarial é regionalizada, o que afastaria a aplicação irrestrita do princípio da territorialidade, previsto na Lei nº 9.279/1996.
Em seu voto, a relatora do caso, desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, entendeu que de fato o artigo 129 da Lei nº 9.279/96 prevê que a propriedade da marca se adquire com o registro validamente expedido e confere ao seu titular o direito ao uso exclusivo em todo o território nacional. Contudo, pontuou que tal direito não opera em termos absolutos, encontrando limites na realidade fática do uso empresarial prévio e na boa-fé de terceiros.
Com isso, levou-se em conta os argumentos apresentados pela empresa de Rondônia em relação à data de sua constituição, em 2007, e que isso ocorreu antes do registro da marca pela empresa cuiabana, cujas datas de concessão são de 2019 e 2020. A relatora considerou ainda o fato de que as empresas exercem atividades principais diferentes, ainda que compartilhem a atividade de locação de equipamentos. No entanto, estão situadas em estados distintos, com distância superior a 1.400 quilômetros – enquanto a parte ré funciona em Porto Velho (RO), a apelante atua em Cuiabá. “Fato que fragiliza sobremaneira qualquer alegação de sobreposição mercadológica ou desvio de clientela”, pontuou a desembargadora.
A magistrada também apontou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que vem mitigando a rigidez do princípio da territorialidade em situações parecidas, admitindo a possibilidade de coexistência pacífica entre marca e nome empresarial, especialmente quando não há potencial concreto de confusão entre os consumidores e nem sobreposição efetiva de mercado, o que foi detectado no caso analisado.
“Ao contrário, a apelante demonstrou ter cessado espontaneamente o uso da marca após a ciência da notificação judicial, revelando boa-fé e disposição para conformar-se aos limites judiciais, circunstância que afasta qualquer conduta dolosa ou parasitária”, destacou a relatora, que atendeu ao pedido da empresa de Porto Velho, que não mais usa o nome objeto da discussão e não terá mais que pagar os R$ 45 mil de indenização e os lucros cessantes à empresa cuiabana.
Número do processo: 1022281-21.2023.8.11.0041
Autor: Celly Silva
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